Интеллектуальная собственность: некоторые способы эффективного использования

Экономика и бизнес Интеллектуальная собственность: некоторые способы эффективного использования

НОВОСТИ

Интеллектуальная собственность:

некоторые способы эффективного использования

Юлия Митрофанская, партнер, международная юридическая фирма Salans, кандидат юридических наук, LL.M.
Сауле Масалина, старший юрист, международная юридическая фирма Salans,, LL.M.

Интеллектуальная собственность в развитых странах мира давно стала ключевым фактором развития как на глобальном уровне – на уровне национальных экономик, так и в масштабе предприятий самых различных размеров. Для примера отметим, что один только сектор патентования объектов интеллектуальной собственности составляет 17 процентов ВВП Канады, что примерно равняется 130 миллиардам долларов США.[1] Доход IBM от лицензирования интеллектуальной собственности только в 2000 году составил более чем 1,6 миллиардов долларов.[2]

Золотым правилом на пути к прибыльному использованию интеллектуальной собственности является юридически грамотное приобретение, использование интеллектуальной собственности и распоряжение ею. Юридически грамотный подход означает получение прав, свободных от претензий со стороны третьих лиц и не имеющих недостатков в их документальном оформлении; постоянную охрану интеллектуальной собственности (от нарушений прав конкурентами, разглашения сотрудниками и т.д.), поддержание действительности правоохранных документов и своевременную защиту прав.

Распространенными способами передачи прав интеллектуальной собственности являются передача прав по лицензионному договору, договору франчайзинга, уступки, авторскому договору, договору коммерческой концессии, а также внесение интеллектуальной собственности в виде вклада в уставный капитал. В данной статье мы рассмотрим два практических вопроса, с которыми приходится сталкиваться (i) лицам, желающим начать производство продукции или оказание услуг с использованием чужой интеллектуальной собственности, и (ii) лицам, желающим внести право интеллектуальной собственности в качестве вклада в уставный капитал юридического лица.

Первый вопрос, который встает, когда речь заходит о приобретении, использовании или распоряжении интеллектуальной собственностью, - определить, с каким именно объектом интеллектуальной собственности мы имеем дело. Поэтому сначала мы рассмотрим, что такое интеллектуальная собственность.

Интеллектуальная собственность – это собирательное понятие, означающее имущественные права на самые разные виды объектов интеллектуальной собственности. Так, в соответствии с Гражданским кодексом РК все виды подобных объектов делятся на две большие группы: (i) результаты интеллектуальной творческой деятельности и (ii) приравненные к ним средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг. [3]

В свою очередь к результатам интеллектуальной творческой деятельности относятся:[4]
1) произведения науки, литературы и искусства (объекты авторских прав);2) исполнения, постановки, фонограммы и передачи организаций эфирного и кабельного вещания (объекты смежных прав); 3) изобретения, полезные модели, промышленные образцы; 4) селекционные достижения; 5) топологии интегральных микросхем; 6) нераскрытая информация, в том числе ноу-хау; 7) другие результаты интеллектуальной творческой деятельности в случаях, предусмотренных ГК или иными.

К средствам индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг относятся:[5] 1) фирменные наименования; 2) товарные знаки (знаки обслуживания); 3) наименования мест происхождения (указания происхождения) товаров; 4) другие средства индивидуализации в случаях, предусмотренных ГК и законодательными актами.

В каждом отдельном случае обладатель прав интеллектуальной собственности должен знать, к какому именно объекту относятся принадлежащие ему права. Это имеет значение прежде всего для определения следующих важных вопросов: с какого момента предоставляется охрана объектам, какие формальности необходимо выполнить для этого, каков срок охраны объекта, какие права имеет обладатель объекта, существуют ли обязанности у правообладателя, каким образом происходит передача и уступка прав на объекты.

Основополагающим вопросом, без знания которого ни один объект интеллектуальной собственности не может быть законно использован, является первый из перечисленных – с какого момента предоставляется охрана. Дело в том, что для получения прав на одни объекты интеллектуальной собственности необходимо получать свидетельство, патент или иной документ, для других объектов выполнения никаких процедур не требуется, и достаточно факта их создания, и тогда регистрация объектов может носить добровольный характер и иметь больше доказательственное значение. Чтобы облегчить задачу читателям, ниже приведена таблица с указанием объектов интеллектуальной собственности и момента возникновения прав на эти объекты.

Объект интеллектуальной собственности	Момент, с которого возникают права на объект	Добровольная процедура
Произведения науки, литературы и искусства (объекты авторских прав)	С момента придания им объективной формы (например, написания литературного произведения на бумаге)[6]	I. Знак охраны авторского права: © имя правообладателя, год первого опубликования произведения * знак охраны ставится для целей предупреждения общественности о том, что на тот или иной объект распространяются права и кто является правообладателем II. Государственная регистрация прав в Комитете по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции и получение свидетельства (далее - Комитет) * регистрация подтверждает право на зарегистрированные объекты
Исполнения, постановки, фонограммы и передачи организаций эфирного и кабельного вещания (объекты смежных прав)	С момента придания им объективной формы[7]	I. Знак охраны смежных прав: ® имя (наименование) правообладателя, год первого опубликования записи исполнения, фонограммы * см. пояснение выше II. Государственная регистрация прав в Комитете * см. пояснение выше
Изобретения Полезные модели Промышленные образцы (объекты промышленной собственности)	С момента выдачи предварительного патента, патента С момента выдачи патента С момента выдачи предварительного патента, патента
Селекционные достижения	С момента выдачи патента
Топологии интегральных микросхем	С документально подтвержденной даты первого использования или момента регистрации	I. Знак охраны: T (выделенная прописная), дата начала срока действия исключительного права на топологию и идентификация правообладателя * см. пояснение выше II. Государственная регистрация прав в Комитете * см. пояснение выше
Нераскрытая информация, в том числе ноу-хау	Не требуется соблюдения формальностей (т.е. с момента объявления правообладателем информации коммерческой тайной)
Фирменные наименования	С момента государственной регистрации юридического лица (органами юстиции)
Товарные знаки (знаки обслуживания) (объекты промышленной собственности)	С момента государственной регистрации Национальным институтом интеллектуальной собственности Комитета
Наименования мест происхождения (указания происхождения) товаров (объекты промышленной собственности)	С момента государственной регистрации Национальным институтом интеллектуальной собственности Комитета

Таким образом, если процедуры, указанные во второй колонке, не соблюдены, то право интеллектуальной собственности считается не возникшим.

Далее мы перейдем к двум основным вопросам статьи, обозначенным выше.

I. Как начать производство продукции или оказание услуг с использованием чужой интеллектуальной собственности

В мировой практике распространены два способа использования чужой интеллектуальной собственности: посредством заключения франчайзингового договора или лицензионного договора.

Такой способ ведения бизнеса по производству товаров или оказанию услуг, когда предприниматель пользуется чужими репутацией, добрым именем, признанием качества товаров или услуг, выпускаемых с использованием известным объектом интеллектуальной собственности, как правило, патентом, товарным знаком, фирменным наименованием (например, Starbucks, McDonald’s, Coca-Cola и т.д.). Данный способ ведения бизнеса называется франчайзингом. Франчайзинг дает начинающему предпринимателю (комплексному лицензиату или лицензиату) возможность получить у правообладателя (комплексного лицензиара или лицензиара) знания, необходимые для успешной работы.

Если заключается франчайзинговый договор (он также может называться договором комплексной предпринимательской лицензии), и стороны при этом определяют в качестве применимого права законодательство Республики Казахстан, то необходимо иметь в виду следующее. Во-первых, такой договор должен быть заключен в письменной форме. Во-вторых, договор должен предусматривать следующие права и обязанности лицензиара:

право контролировать качество производимых лицензиатом по договору товаров (работ, услуг);
право в определенных случаях расторгнуть в одностороннем порядке договор и взыскать с комплексного лицензиата причиненные убытки;
обязанность провести обучение и консультирование лицензиата по вопросам, связанным с осуществлением этих прав.

При этом лицензиат, помимо прочего, обязан:

допускать лицензиара на свою производственную территорию, представлять ему необходимую документацию и оказывать содействие в получении информации, необходимой для осуществления контроля за правильным использованием предоставленных исключительных прав;
соблюдать все инструкции и указания правообладателя в отношении характера, способов и условий использования переданных в пользование прав интеллектуальной собственности;
не разглашать секреты производства правообладателя и другой полученной от него конфиденциальной коммерческой информации;
информировать покупателей наиболее очевидным для них способом о том, что он использует фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания или иное средство индивидуализации на основании договора комплексной предпринимательской лицензии.

Если же между правообладателем и лицом, которое желает воспользоваться правом интеллектуальной собственности этого правообладателя, заключен обычный лицензионный договор, то законодательство, как правило, не содержит жестких требований к взаимоотношениям между такими лицами. Например, Закон о товарных знаках ограничивается тем, что лицензионный договор об использовании товарного знака должен содержать условие о том, что качество товаров или услуг будет не ниже качества товаров и услуг лицензиара и что лицензиар имеет право осуществлять контроль за выполнением этого условия.[8] Однако необходимо обязательно помнить о том, что по законодательству Казахстана лицензионный договор необходимо в обязательном порядке регистрировать в Национальном институте интеллектуальной собственности Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции.

I. Как внести право интеллектуальной собственности в качестве вклада в уставный капитал

По общему правилу, любые имущественные права, включая права интеллектуальной собственности, могут быть вкладом в уставный капитал. В то же время, специальными законами могут быть установлены ограничения. Так, например, Законы о банковской деятельности и о страховой деятельности не позволяют делать иных вкладов в уставный капитал, кроме денежных. Процедурные вопросы внесения вклада зависят, прежде всего, от того, в какой организационно-правовой форме создано или создается юридическое лицо, в уставный капитал которого вносится интеллектуальная собственность.

Двумя основными формами коммерческих организаций являются акционерное общество и товарищество с ограниченной ответственностью. Специальные законы устанавливают специфические требования к учреждению АО и ТОО, соответственно. Однако общими правилами, которые необходимо знать лицу, собирающему вносить вклад в уставный капитал интеллектуальной собственностью, являются следующие:

необходимо иметь все необходимые правоустанавливающие документы на объект интеллектуальной собственности;
необходимо иметь все договоры, подтверждающие всю последовательность передач прав на объект интеллектуальной собственности от первоначального правообладателя к лицу, вносящему вклад;
определиться с тем, уступает или передает во временное пользование ли правообладатель права интеллектуальной собственности;
для АО:[9] на учредительном собрании/общем собрании акционеров, помимо других вопросов, необходимо достигнуть согласия (зафиксировав такое согласие в протоколе собрания) о выборе профессионального оценщика для оценки вклада в виде интеллектуальной собственности.[10] После того как оценка вклада профессиональным оценщиком будет произведена, при необходимости подписать дополнение к учредительному договору, отразив в нем окончательный денежный размер оплаты учредителя за акции. для ТОО: если вклад в виде интеллектуальной собственности превышает двадцать тысяч МРП (что в 2008 году составляет 23 360 тысяч тенге, или около 193 тысяч долларов США), нужно представить на учредительном собрании/общем собрании отчет профессионального оценщика по оценке вклада в виде интеллектуальной собственности и утвердить такой отчет на собрании (зафиксировав такое утверждение в протоколе).[11] Если вклад не превышает двадцать тысяч МРП, закон разрешает достигнуть согласия об оценке вклада в виде интеллектуальной собственности на учредительном собрании/общем собрании (зафиксировав такое утверждение в протоколе);
отразить в учредительном договоре факт внесения интеллектуальной собственности в виде вклада, указав правоустанавливающие документы на вносимый объект, размер, денежную оценку и срок внесения вклада;
подписать лицензионный договор/договор уступки, в котором будут отражены все вопросы, связанные с передачей прав интеллектуальной собственности как вклада в уставный капитал.
лицензионные договоры о передаче прав на объекты смежных прав,[12] а также лицензионные договоры и договоры уступки прав на объекты промышленной собственности подлежат обязательной государственной регистрации в Комитете.

Необходимо помнить об отражении обязательных условий, требуемых законом. Так, если в уставный капитал передаются права на товарный знак в рамках лицензионного договора, то в договоре должно обязательно быть условие о том, что качество товаров или услуг будет не ниже качества товаров и услуг лицензиара (правообладателя) и что лицензиар имеет право осуществлять контроль за выполнением этого условия.[13] Если в уставный капитал передаются авторские права, то в договоре должны быть отражены:

конкретные права, передаваемые по данному договору;
срок и территорию, на которые передается право;
размер вознаграждения и (или) порядок определения размера вознаграждения за каждый способ использования произведения, порядок и сроки его выплаты;
другие условия, которые стороны сочтут существенными для данного договора.[14]

При выходе правообладателя из состава ТОО/АО он имеет право требовать свою интеллектуальную собственность обратно только в том случае, если права интеллектуальной собственности им были переданы во временное пользование ТОО/АО. При этом необходимо понимать, что в случае с передачей прав возврат будет означать лишь то, что ТОО/АО перестает быть правообладателем, и действие лицензионного договора (как части учредительного договора) прекращается.

Таким образом, перед тем как использовать права интеллектуальной собственности теми или иными способами, включая описанные выше, необходимо учесть все требования законодательства РК, его пробелы, противоречия и неясности, а также особенности реализации законов на практике. Данная статья не преследовала цели описать все возможные случаи или проблемы, могущие возникнуть в связи с использованием интеллектуальной собственности и не является юридической консультацией. Мы лишь хотели представить читателю общую картину по данному вопросу. В случае возникновения практической необходимости использовать права интеллектуальной собственности тем или иным способом, мы рекомендуем получить юридический совет, специфичный для соответствующей ситуации, который будет учитывать все особенности того права интеллектуальной собственности, которое предполагается использовать, а также способ использования этого права.

[1] См. доклад «Intellectual Property and Innovation in the Knowledge–Based Economy»: http://strategis.ic.gc.ca/epic/internet/inippd-dppi.nsf/en/ip01261e.html.

[2] Mark H. Webbink. A New Paradigm For Intellectual Property Rights In Software. // 2005 Duke L. & Tech. Rev. 0012

[3] П. 1 ст. 125 ГК РК.

[4] П. 2 ст. 961 ГК РК.

[5] П. 3 ст. 961 ГК РК.

[6] Ст. 981 ГК РК.

[7] П. 4 ст. 986 ГК РК.

[8] Ч. 2 п. 2 ст. 21 Закона РК от 26 июля 1999 года «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон о товарных знаках).

[9] В Законе РК от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» (далее - Закон об акционерных обществах) последовательность действий по внесению вклада в виде интеллектуальной собственности урегулирована не совсем четко, однако, исходя из требований закона и соображений рациональности, мы видим процедуру такой, как мы ее здесь описываем.

[10] Подп. 6 п. 2 ст. 6 Закона об акционерных обществах.

[11] Подп. 4 п. 4 ст. 23 Закона РК от 22 апреля 1998 года «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

[12] Заметим, что в Законе РК от 10 июня 1996 года «Об авторском праве и смежных правах» (далее – Закон об авторском праве) требование об обязательной регистрации распространяется только на лицензионные договоры о передаче смежных прав, но не авторские договоры о передаче прав. Однако регистрации последних требует Инструкция о государственной регистрации лицензионных договоров на использование произведений и объектов смежных прав, утвержденная Приказом Министра юстиции РК от 27 сентября 2002 года № 145. Мы считаем, что указанная инструкция противоречит Закону об авторском праве и в этой части не должна применяться, будучи актом более низкого уровня в иерархии.

[13] П. 2 ст. 21 Закона о товарных знаках.

[14] П. 1 ст. 32 Закона об авторском праве.